Печерський суд визнав недійсною торгову марку через схожість з італійським брендом Jacob Cohen

Печерський районний суд Києва задовольнив позов італійської компанії Jacob Cohen Company S.P.A. про визнання недійсним свідоцтва на торгову марку, зареєстровану на ім'я Антона Шухніна. Відповідачами у справі також виступили литовська компанія UAB "Domino grupe" та Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій.

Суть спору

У травні 2018 року італійська компанія, яка спеціалізується на виробництві преміального одягу та взуття, подала позов про визнання недійсним свідоцтва України № 199402 від 25 травня 2015 року. Цей документ був виданий на ім'я Антона Шухніна за заявкою від 26 липня 2012 року.

Спірна торгова марка охоплювала товари 16-го класу (папір, канцелярські вироби) та 25-го класу (одяг, взуття, головні убори), а також послуги 35-го класу (реклама, роздрібна торгівля одягом і взуттям) за Міжнародною класифікацією товарів і послуг.

Аргументи сторін

Позивач стверджував, що спірна марка є схожою до їхніх раніше зареєстрованих знаків за міжнародними реєстраціями № 844885А (від 13 серпня 2004 року) та № 1026874 (від 21 грудня 2007 року), що може вводити споживачів в оману щодо виробника. Обидва знаки італійської компанії стосуються одягу, взуття та головних уборів, що збігається з частиною товарів, заявлених Шухніним.

Відповідач заперечував проти позову, стверджуючи, що активно використовує спірну марку у господарській діяльності та вона набула репутації серед споживачів. Він також посилався на рішення Солом'янського районного суду від 23 червня 2016 року, яке дозволило розширити перелік товарів і послуг за свідоцтвом.

Хід судового процесу

Розгляд справи тривав майже п'ять років через її складність та необхідність проведення експертиз. У 2018 році суд заборонив відповідачам вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв або передавати права на марку до завершення розгляду.

Суд врахував висновки двох приватних експертиз у сфері інтелектуальної власності:

• Висновок № 1214 від 3 серпня 2018 року (експерт О.Ф. Дорошенко) підтвердив схожість спірної марки зі знаками Jacob Cohen для товарів 25-го класу та частини послуг 35-го класу, зокрема роздрібної торгівлі одягом і взуттям.

• Висновок № 149 від 28 серпня 2019 року (експерт Б.В. Жила) частково підтвердив схожість, однак суд визнав його менш достовірним через виявлені суперечності.

Рішення суду

Суддя Роман Козлов, оцінивши докази, дійшов висновку, що спірна марка не відповідає умовам правової охорони. Згідно зі статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками, не можуть бути зареєстровані.

Суд встановив, що торгові марки італійської компанії (зареєстровані у 2004 та 2007 роках) мають пріоритет над маркою, зареєстрованою у 2012 році, а їхня схожість створює ризик плутанини серед споживачів.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження або після розгляду апеляційної скарги, якщо така буде подана.